Принтиране

Съдът за размиването на марката

Автор: Петър Петров,

За практикуващия юрист е важно да е запознае с произнасянията на съда, които превръщат теорията в реалност. Когато става въпрос за търговската марка (ТМ), теорията е съществено затруднена да дава категорични и ясни отговори, което увеличава значенето на съдебната практика, призвана да „отсее“ проблемите и да даде правилни решения за тях.

Не са малко комплицираните въпроси в Закона за марките и географските означения (отм. ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. – ЗМГО, отм.)1, имащи съществено практическо значение. Един от тях – размиването на ТМ2, изпъква сред останалите. Причините за това следват от усложнената теоретична основа, въвеждаща това нарушение в марковото право, а не по-малко съществено е, че този въпрос се поставя и по различни поводи. Размиването се обсъжда в процедурата по заличаване на регистрация, при опозиция, в нарочно производство за определяне статута на ТМ като известна и при спорове за нарушения на права върху ТМ, формално отношение към размиването имат най-малко чл. 12, ал. 2, т. 7 и ал. 3; чл. 13, ал. 1, т. 3; чл. 26; 38б, 50а и 76 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО – отм.), сега – чл. 12, ал. 2, т. 9, ал. 3, 4 и 11; чл. 13, ал. 1, т. 3 ; чл. 36, ал. 1, ал. 3, т. 1; чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2; чл. 69 и сл.; чл. 116 ЗМГО (нов).

Настоящата статия има за цел да запознае читателя с виждането на съда по част от по-важните проблеми, свързани с размиването на ТМ, давайки му обща представа за най-новата практика на съда, свързана с проблемите на размиването на ТМ.

1. Някои теоретични бележки

Според чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) „Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило“ (идентичен е и чл. 12, ал. 3 ЗМГО – отм.). Разпоредбата следва имплементирането на чл. 5 (2) от Първа директива, която в редактиран вид е пренесена в чл. 10 (2) (в) от сега действащата Директива (ЕС) 2015/24363, тя въвежда концепцията за размиване на ТМ на територията на ЕС, а предвид инкорпорирането й в ЗМГО – и на територията на България4.

Размиването е една от най-спорните и противоречиви доктрини за нарушение на права върху ТМ, с множество теории, които се стремят да обяснят приложението й5. Проблемът е фундаменталната разлика с обикновеното нарушение на права върху ТМ (чл. 13, ал. 1, т. 1-2 ЗМГО – отм.), съответно в контекста на относителни откази за регистрация – чл. 12, ал. 1, т. 1-2 ЗМГО – отм.). Те се основават на предположението, че потребителят разчита конкретната ТМ да идентифицира дадения продукт, като притежаващ съответен комплекс от свойства, свързвайки го с даден притежател на ТМ, тук фокусът е към знака, респективно – към продукта (услугата), обозначена с него. Размиването, от своя страна, следва от виждането, че непозволеното използване на известна ТМ от трето лице, дори и без да предизвиква вероятност от объркване у потребителя, може да намали търговския потенциал и стойност, по причина, че ТМ вече не може да се асоциира с единствен източник6, така ориентацията е не към знака, а към правоимащия.

Три са основните елемента на размиването в текста на чл. 10, (2), (в) от Директива 2015/2436. Първо, защитата се предоставя единствено на ТМ, ползваща се с известност на територията на ЕС7. Второ, използването следва да бъде без основание (в английския текст without due cause)8. Трето, маркопритежателят разполага с три относително отделни основания за заявяване на претенциите си: (1) увреждане на отличителния характер на ТМ; (2) увреждане на репутацията на ТМ; и (3) несправедливо предимство, което третото лице получава вследствие на отличителността или известността на ТМ. Последното от тях е сходно с класическата хипотеза за злоупотреба с известността на търговец, в контекста на нелоялната конкуренция9. Именно то дава основание да се приеме, че размиването на ТМ неопределимо и неясно разширява като обхват право на притежателя на бранд (а не на притежателя на ТМ), против всяко трето лице, да претендира нарушение на неговите права10. Допълнително, Съдът на ЕС (СЕС) като че ли също проявява склонност към експанзия в полза на защита срещу размиване на ТМ, което затруднява очертаване на границите на този правен институт11.

2. За кръга стоки/услуги, при които е възможно размиването

В Решение № 1177 от 29.01.2019 г. на ВАС по адм. д. № 2607/2018 г., VII о., в производство по опозиция с наведено основание за заличаване на ТМ по чл. 12, ал. 3 ЗМГО (отм.), съдът посочва: „В случая обаче не е налице един елемент от фактическия състав на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, а именно марката да е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана. В този смисъл е и чл. 4, § 3 от приложимата Директива 2008/95/ЕО. Както беше отбелязано, между страните няма спор, а и това се установява от събраните по делото доказателства, че стоките, за които са регистрирани сравняваните марки, са идентични“. Оттук решаващият извод е, че липсва размиване на ТМ.

Няколко години по-рано ВКС постановява точно обратното в Решение № 121 от 16.12.2014 г. по т. д. №2718/2013 г., ВКС, ІІ т. о.: „Защитата, предвидена в чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО, за марка, ползваща се с известност на територията на Република България, се предоставя и в случаите, когато стоките, за които марката е регистрирана, и стоките, върху които се използва знакът, нарушаващ марката, са сходни или идентични“. Накратко, аргументите на съда са „проевропейски“: след като България е инкорпорирала правилото на чл. 5, (2) от Първа директива в чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.), а приложението й следва задължително тълкуване относно смисъла, вложен в правото на ЕС. Такова е дадено от СЕС по две дела – № С-292/00, Davidoff и C-408/01, Adidas-Salomon, с мотива, че при тълкуването на нормата следва да се съобрази не само буквалният й смисъл, но и общата систематика и целите на акта, от който тя е част, така че марките с реноме не могат да се считат по-слабо защитени при използване на идентични или сходни марки за идентични или сходни стоки и услуги.

Коментар

Правилно е решението на ВКС, тук дискусия няма. Решенията на СЕС са задължителни за всички съдилища и учреждения в Р България според чл. 633 от Гражданския процесуален кодекс. Решението на ВКС съответства и на последващата практика на СЕС12. Индикатор против решението на ВАС е, че редакцията на чл. 5, (3), (а) от Директива (ЕС) 2015/2436 е различна от предшестващите директиви: „… ТМ е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които тя е заявена или регистрирана, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка“ (подчертаното мое –
П. П.).
В един по-общ план, когато става въпрос за закон, който е „привнесен“ у нас под влиянието на международни споразумения и правото на ЕС, какъвто е ЗМГО, невинаги дословният прочит на нормата е правилното решение за съда, а следва да се търси тълкуване на източника им. В случая с ВАС стриктният прочит на чл. 12, ал. 3 ЗМГО (отм.) е довел до неправилния резултат. Явно чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) са в дисонанс с Директивата, затова новите текстове – чл. 12, ал. 3 и 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО (нов.), са изцяло съобразени с чл. 5, (3), (а) от Директива (ЕС) 2015/2436, може да се предположи, че в бъдеще обсъдените тук проблеми в съдебната практика не биха се проявили.

3. Общоизвестна ТМ и ТМ, ползваща се с известност

Както се посочи, размиването на ТМ има отношение единствено към ТМ, която се ползва с известност на територията на България. В чл. 50а ЗМГО (отм.) обаче намираме освен това понятие, така и друго – общоизвестна ТМ, включено в хипотезата на чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗМГО (отм.). Каква е разликата между тях, е важен въпрос, в контекста на концепцията за размиване.

В Решение № 14487 от 28.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 11571/2016 г., VII о., се анализира подробно понятието общоизвестна ТМ. Съдът посочва, че според определението по § 1, т. 3 от ДР на ЗМГО (отм.) „общоизвестна марка“ е марка по смисъла на чл. 6bis от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост. Тя не дава отговор що е общоизвестна марка, такъв отговор се намира в чл. 2, ал. 1, б. „а“ и „б“ от „Общи препоръки на СОИС“13, където са посочени примерни маркери, които помагат на съда в тази връзка. Тези указания са примерни и неизпълнението на някой отделен критерий не може само по себе си да доведе до заключението, че марката не е общоизвестна, както и че съответствието или не с тези фактори не може да бъде решаващо за това дали една марка е общоизвестна. Все пак, при определяне всеобщата известност на ТМ (общоизвестна или ползваща се с известност), трябва да се тълкува и прилага нормата на чл. 50а ЗМГО (отм.) в съответствие именно с Общата препоръка.

Решение № 217 от 09.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 3950/2014 г., VII о., дава отговор на въпроса – кога има значение общоизвестната ТМ и кога – ТМ, ползваща се с известност. Така общоизвестната ТМ е регламентирана в § 1, т. 3 ЗМГО (отм.), чл. 6 bis от Конвенцията, ТМ, ползваща се с известност, е без легална дефиниция в ЗМГО (отм.) и Конвенцията, произходът й се намира в чл. 16, ал. 3 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС). Налице е припокриване на понятията като общоизвестната ТМ е по-широко понятие – може да бъде регистриран или нерегистриран знак; тя може да бъде марка, ползваща се с известност, когато се налага конкретна преценка дали използването на друга марка, независимо за какви стоки или услуги, не накърнява интересите на притежателя на общоизвестната марка. В крайна сметка, правното значение на двете понятия е както следва: (1) за общоизвестната марка – за прилагането на чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с ал. 2, т. 7 ЗМГО (отм.); и (2) на марка, ползваща се с известност – за прилагането чл. 12, ал. 3 ЗМГО (отм.). Очевидно това е установена практика в административните съдилища (вж. например Решение № 3428 от 19.05.2017 г. на АдмС – София по адм. д. № 5587/2016 г. и др.).

Ако погледнем вече цитираното решение на ВКС, там се заявява, че използваният в чл. 5, ал. 2 от Първа директива термин марка, ползваща се с реноме14, отговаря на термина марка, ползваща се с известност в чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.). Стоящите надолу в йерархията съдилища стъпват на този мотив и дават интересни решения в разглеждания аспект. В тази връзка си заслужава посочване на Решение № 2551 от 28.12.2018 г. на СГС по т. д. № 4351/2016 г., където като инцидентно установителен иск е поискано произнасяне на СГС в посока признаване, че е налице марка, ползваща се с известност по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО, на основание чл. 50а, ал. 2, т. 1 ЗМГО (отм.). По този иск съдът приема, че начинът на определянето на една ТМ, ползваща се с известност, е идентичен на начина, по който се определя една марка като общоизвестна – и в двата случаи се използват критериите, посочени в чл. 50а, ал. 1 ЗМГО (отм.). Така няма пречка да се установява качеството марка, ползваща се с известност (който термин се използва за марки, използвани за стоки и услуги, които не са сходни или идентични), вместо общоизвестност на марка (който термин се използва при сравнение на марки за идентични или сходни стоки, каквито са процесните).

Коментар

Може да се спори по някои от детайлите в цитираните решения, но като цяло, указанията им съответстват на съдебната практика извън страната ни. Разликите в терминологията, използвана в различни актове, е международен проблем. Тук става въпрос за еднакви термини, използвани в актове на един и същ нормотворец – ТМ с известност – в актове на ЕС, famous mark – в САЩ и well-known mark – в международните споразумения 15 . Това неудобно положение намира подкрепа и в чл. 5, (2), (г) от Директива (ЕС) 2015/2436, която пряко препраща към общоизвестната ТМ, в смисъла на чл. 6 bis от Конвенцията, в контекста на относителните основания за отказ или недействителност на ТМ, аналогично на чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗМГО (отм.), докато използва термина ТМ с известност при хипотезите, аналогични на чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) (съответно чл. 5, (3), (а) in fine и чл. 10, (2), (в) от Директивата). В крайна сметка, съдът е поставен в шизофренна ситуация, сходна на останалите държави членки, при която тълкува закона въз основа на незадължителен акт – Общите препоръки16. Сполучливо и не без чувство за хумор проф. Саракинов отбелязва в тази връзка, че всеки, който ще прилага този законов текст, трудно ще разгадае разликата между общоизвестна и ползваща се с известност ТМ, като вероятно ще помисли, че законодателят в първия случай е имал предвид „по-известни“, а във втория „не толкова известни“ ТМ17. По същество това е точно така – най-широк кръг от ТМ, т.е. „известни на някое място или не толкова известни колкото другите“ биха попаднали в категорията ТМ с известност18.

4. За размиването по същество

Комплицираният характер на това „двойнствено“ нарушение на права върху ТМ изисква по правило по-сложен анализ от страна на съда. Показателно в тази връзка е Решение № 574 от 30.01.2019 г. на АССГ по адм. д. № 1768/2018 г. Според съда: „Фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗМГО включва кумулативното установяване на три елемента, а именно: 1. идентичност или сходство между по-ранната регистрирана марка и процесната марка; 2. известност на по-ранната регистрирана марка към датата на заявяване на процесната марка за стоките/услугите, на които се основава искането;
3. възможност за увреждане на отличителния характер на ползващата се с известност марка, увреждане на известността й, несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на ползващата се с известност марка, когато процесната марка се използва без основание“.

След това съдът обсъжда тези предпоставки през практиката на Общия съд и СЕС: „… не е необходимо собственикът на марка, ползваща се с известност, да докаже действително увреждане на по-ранната си марка и е достатъчно само да посочи доказателства за бъдещ риск от увреждане (Решение по Т-59/08). Увреждането на отличителния характер на една марка е толкова по-вероятно, колкото по-висока е отличителността на въпросната марка и познаваемост от страна на потребителите, поради което притежателят на по-късната марка, без да влага средства, време и да предприема специални действия по промотиране на своята марка, би могъл да се облагодетелства от отличителния им характер. Наред с възможността за несправедливо облагодетелстване съществува и реален риск от така нареченото „разводняване“ на отличителната способност на по-ранните марки, тъй като потребителите биха свързали стоките/услугите на притежателя на процесната марка, като стоки/услуги на притежателя на по-ранните марки, а това разрушава асоциативната връзка в съзнанието на потребителите относно произхода на стоките, означавани с по-ранните марки. Това на практика води до увреждане на отличителния характер на по-ранните марки. Притежателят на по-ранната марка трябва все пак да установи съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи извод за реален риск от настъпването на подобно нарушение в бъдеще (Решение по дело C-252/07)“.

По-нататък съдът отбелязва, че: „… както отличителният характер, така и добрата репутация на дадена марка трябва да се преценяват с оглед на начина, по който я възприемат съответните потребители, представляващи средните потребители на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни. Следователно съществуването на нарушения, състоящи се в увреждане на отличителния характер или на добрата репутация на по-ранната марка, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен“.

Съдът завършва анализа си така: „По отношение на нарушението, състоящо се от несправедливо облагодетелстване, извлечено от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, доколкото е забранено предимството, извлечено от тази марка от притежателя на по-късната марка, съществуването на посоченото нарушение трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен“. Може да се счете, че такива мотиви са правило в практиката на ВАС (вж. например Решение № 10667 от 28.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 11078/2016 г., VII о.).

Коментар

С помощта на практиката на СЕС, решенията на българския съд по същество не се отличават от решенията на съдилищата в другите държави членки. Действително е трудно обсъждането на сложната концепция за размиването на ТМ, но може с удоволствие да се заключи, че е зададен един сравнително ясен алгоритъм, който представлява добра основа за бъдещото решаване на спорове от съда.

Обобщение

Размиването на ТМ е по предположение обременено със сложност, става въпрос за нарушение, различаващо се съществено от останалите, визирани в ЗМГО. Тясната му връзка с нелоялната конкуренция изисква по-различен фокус, съдът трябва да обсъди несправедливото конкурентно предимство, получавано от нарушителя поради известността на неправомерно използваната ТМ. Очаквано е в бъдеще броят на тези дела с висока степен на сложност да се увеличи, особено в контекста на интернет разпространението. Съдът у нас сравнително сполучливо, в синхрон с правото на ЕС и международните актове, успява да канализира своята практика, създавайки една стабилна основа, подлежаща на надграждане в бъдеще. Естествено налице са и някои противоречия по базисни постановки, но имайки предвид афинитета на българския съд към съобразяване с решенията на СЕС, твърде е вероятно те да бъдат отстранени в бъдеще.

Д-р Петър ПЕТРОВ, съдия
______
1 Тъй като предмет на статията е практиката на съда, то и актовете, които се обсъждат, са с правно основание на отменения ЗМГО, където е необходимо препратка и към Закона за марките и географските означения (обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. – ЗМГО, нов), б. а.
2 От dilution (англ.) – размиване, разредяване, разводняване; използват се и други термини – паразитизъм, както и други преводи – напр. разводняване – вж. Брестничка, Р. Нелоялна конкуренция. София: УНСС, 2012. Преводът размиване е предпочитан от автора като по-точен със същността на проблема, б. а.
3 Първа директива на Съвета от 21.12.1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (89/104/ЕИО) не е транспонирана, а имплементирана, с оглед на редакцията на чл. 13, ал. 1, т. 3, чл. 50а и др. ЗМГО (отм.) (изм. ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.), преди България да стане член на Европейски съюз (ЕС); впоследствие чл. 5 (2) от нея е дословно пренесен в чл. 5 (2) на Директива 2008/95/ЕО от 22.10.2008 г., която в редактиран вид сега е пренесена в чл. 10, (2), (в) от действащата Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.
4 Вж. в тази връзка Dinwoodie, Graeme B. Dilution as Unfair Competition: European Echoes (January 7, 2014). Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP, Rochelle Cooper Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, eds., Cambridge University Press, 2014; Oxford Legal Studies Research Paper №. 37/2013. Достъпно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=2249044, с. 5-6.
5Подробно за произхода и теории за размиването вж. при Simon, Ilanah. Dilution by Blurring: A Conceptual Roadmap (January 5, 2010). Intellectual Property Quarterly, Vol. 44, 2010. Достъпно на SSRN
6Long, Clarisa. Dilution. Columbia Law Review, Vol. 106, №. 5, 2006; Columbia Law and Economics Working Paper No. 309. Достъпно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=942673, с 1034-1035.
7 При действието на предходните директиви обхватът на размиването бе спорен, но СЕС и доктрината достигат до извода, че защитата от размиване бе насочена към използването на различни стоки и услуги (не само идентични или сходни), върху които ТМ е поставена, вж. Dinwoodie, Graeme B., цит. съч., с. 6-7.
8 Повече за елемента „без основание“ (due cause) при Simon, Ilanah. Due Cause (September 27, 2017). (2017) 12 Journal of Intellectual Property Law and Practice. Достъпно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=3044062, с. 4-9.
9Dinwoodie, Graeme B., цит. съч., Ibid.
10Еднопосочна е доктрината, вж. например Senftleben, Martin. Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics? (June 30, 2011). Constructing european intellectual property: achievements and new perspectives, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2013. Достъпно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=1875629, с. 143 и сл.
11 Ibid, с. 145.
12 C-487/07, L‘Oréal SA, C-323/09, Interflora Inc. и др.
13Общата препоръка за разпоредби, касаещи закрилата на общоизвестни марки, приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите на страните членки на СОИС, 20-29.09.1999 г. (Общата препоръка).
14Терминът марка с репутация (mark with a reputation) в Първа директива и Директива 2008/95/ЕО е заменен в Директива (ЕС) 2015/2436 в официален български текст с използвания в ЗМГО – марка с известност, въпреки това, в английския текст продължава да е mark with a reputation. Защо това е така, може само да се гадае, б. а.
15За сравнение между сходните термини вж. Senftleben, Martin. The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law (October 1, 2008). International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 40, № 1, pp. 45-77, 2009. Достъпно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=1723903., с. 50-55.
16 Reto Hilty, Frauke Henning-Bodewig. Law Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe? Springer Science & Business Media, 28.07.2007 г., с. 73.
17 Саракинов, Г. Право върху търговската марка в Република България. София: Сиби, 2007, с. 40.
18Dinwoodie, Graeme B., цит. съч., с. 6; също и Senftleben, Martin. The Trademark Tower of Babel…, с. 54-55.